USPTO rafforza le misure contro gli esemplari d’uso fraudolenti di marchi con un programma di audit ampliato

L’United States Patent and Trademark Office (USPTO) sta intensificando gli sforzi per mantenere l’integrità del registro dei marchi, ampliando il proprio programma di audit per colpire in modo specifico gli esemplari d’uso fraudolenti e le registrazioni eccessivamente estese. A differenza di molte giurisdizioni, gli Stati Uniti richiedono ai titolari di marchi di dimostrare periodicamente l’uso attivo dei propri marchi nel commercio per evitare la cancellazione. Questa politica garantisce che il registro rifletta in modo accurato i marchi in uso effettivo, informando così il pubblico sulla disponibilità dei marchi.

Nel 2012, l’USPTO ha avviato un programma pilota di audit casuale per valutare l’accuratezza delle dichiarazioni di uso nei depositi di mantenimento della registrazione. I risultati sono stati preoccupanti: il 51% delle registrazioni sottoposte ad audit non è riuscito a dimostrare l’uso del marchio registrato per tutti i prodotti e servizi rivendicati. Di conseguenza, nel 2017, l’USPTO ha reso permanente il programma di audit, richiedendo ai titolari della registrazione selezionati in modo casuale di fornire esemplari d’uso, allegati, affidavit o dichiarazioni per dimostrare l’uso attivo nel commercio.

Nonostante queste misure, l’USPTO ha individuato tentativi sistematici di eludere l’obbligo di dimostrare l’uso attuale nel normale corso del commercio. In particolare, alcuni depositi includevano mockup creati o alterati digitalmente e altri sembravano provenire da «fattorie di esemplari d’uso» (specimen farms), siti di e-commerce concepiti unicamente per generare esemplari d’uso ingannevoli.

Per affrontare questi problemi, l’USPTO sta ampliando il programma di audit includendo audit mirati sui depositi ai sensi della Section 8 e della Section 71 che presentano indizi di attività fraudolenta, come esemplari d’uso alterati digitalmente o provenienti da fattorie di esemplari d’uso. Il procedimento rispecchia gli audit casuali già in vigore: l’USPTO emette una Office Action iniziale con cui richiede la prova d’uso per alcuni o tutti i prodotti o servizi coperti dalla registrazione, insieme a qualsiasi ulteriore informazione pertinente.

I titolari di marchi dovrebbero esaminare con attenzione le proprie registrazioni, in particolare quelle con elenchi estesi di prodotti o servizi, come quelle depositate ai sensi del Madrid Protocol, prima di presentare una dichiarazione d’uso ai sensi della Section 8 o della Section 71. Si sconsiglia vivamente di tentare di mantenere registrazioni per voci non utilizzate o di presentare esemplari d’uso fraudolenti, poiché tali condotte attireranno un maggiore scrutinio da parte dell’USPTO.

Questo ampliamento mira a dissuadere le pratiche ingannevoli e a garantire che il registro dei marchi rifletta in modo accurato i marchi usati attivamente nel commercio degli Stati Uniti, accrescendone così l’affidabilità e l’utilità per tutti i soggetti interessati.